09.02.2016

Lizenz: Der Vertrag von A bis Z

Eine Lizenz ist ganz allgemein definiert, eine Erlaubnis etwas zu tun, was sonst verboten oder unrechtmässig wäre. Was genau zum Inhalt eines Lizenzvertrages dazugehört mitsamt Mustervorlage finden Sie hier.

Von: Regula Heinzelmann   Drucken Teilen  

Lic. iur. Regula Heinzelmann

Regula Heinzelmann studierte Jura an der Universität Zürich, wo sie 1981 mit dem Lizentiat abschloss. Seit 1984 arbeitet sie selbständig als Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin in Zürich und Berlin.


Lizenz

In der Praxis werden Lizenzen oft von Urhebern oder den Inhabern eines Immaterialgüterrechts vergeben. Diese übertragen ihre Rechte ganz oder zum Teil auf eine andere Person oder ein Unternehmen. Gegenstand eines Lizenzvertrages können Patente, Modelle, Marken, Muster und Werke der Literatur oder Kunst oder auch Ausbildungsprogramme sein. Ein wichtiger Bereich sind die Software-Lizenzen.

Verträge über Fabrikationsgeheimnisse oder Know-how werden oft als Lizenzverträge bezeichnet. Ob sie wirklich solche sind, darüber sind nicht alle Juristen gleicher Meinung. Know-how Lizenzen betreffen keine geschützten Immaterialgüterrechte, sondern wirtschaftlich wertvolles, geheimes Wissen. Oft betrifft ein Lizenzvertrag ein Immaterialgüterrecht und zusätzliches Know-how, z.B. ein Produktionsverfahren.Der Lizenzvertrag ist ein Innominatkontrakt. Allerdings muss man beim Abschluss eines Lizenzvertrages nicht nur die allgemeinen Regelungen des OR berücksichtigen, sondern auch die des Immaterialgüterrechtes, je nach Art der Lizenz, Patent-, Marken- oder Urheberrecht. Dazu ist auch das Wettbewerbsrecht zu beachten. Da eine Lizenz häufig auch im Ausland Wirkung erzielt, ist allenfalls auch ausländisches Recht anzuwenden, z.B. das der EU.

Voraussetzungen für den Abschluss des Lizenzvertrages

Lizenzverträge können sehr komplex werden. Deswegen muss man immer die Situation vorher gründlich analysieren.

Besonders wichtig sind folgende Aspekte:

Ideenschutz vor der Verhandlung
Es ist zu empfehlen, Patent-, Marken- oder Designschutz zu beantragen bevor man Lizenzverhandlungen führt. Das Urheberrecht entsteht automatisch, aber man sollte sich die Beweise sichern, dass man das Werk erstellt oder das Computerprogramm entwickelt hat.

Berechtigung des Lizenznehmers
Dabei muss man, ob der Anbieter überhaupt berechtigt ist, eine Lizenz oder Unterlizenz zu vergeben und welche Schutzrechte in Kraft sind, z.B. Patente oder Marken. Wenn das der Lizenz zugrunde liegende Recht beispielsweise einer Muttergesellschaft gehört, muss man mit dieser verhandeln und nicht mit einer der Tochtergesellschaften. Bei Unterlizenzen muss man im Zweifelsfall beim Rechtsinhaber anfragen, ob er dem Anbieter das Recht auf Unterlizenzen eingeräumt hat. Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden (Art. 34 PatG). Das gilt auch für Urheberrechte.

Individuelle Verträge
Von Fachleuten wird empfohlen, Lizenzverträge individuell zu gestalten. Musterverträge und Checklisten können sehr nützlich sein, aber die einzelnen Punkte muss man den Verhältnissen der Vertragsparteien anpassen. Dabei ist Beratung von Fachleuten vorteilhaft.

Situationsbeschreibung in der Präambel des Vertrages
Die Beschreibung der Situation in der Präambel und der Parteiwille müssen klar formuliert werden. Dazu werden mit Vorteil die einzelnen Begriffe definiert.

Verhandlungsprotokolle
Vor allem wenn in den Verhandlungen Know-how ausgetauscht wird und dieses zu Entwicklungen führt, ist es wichtig Protokolle zu führen, die von allen Parteien unterschrieben und zu Vertragsbestandteilen erklärt werden.

Geheimhaltung
Eine Geheimhaltungsvereinbarung wird am besten schon vor den Verhandlungen abgeschlossen. Sie sollte auch für den Fall gelten, dass der Lizenzvertrag nicht zustande kommt.

Eintrag ins Patentregister
Eine Lizenz kann ins Patentregister eingetragen werden. Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind (Art. 34 PatG). Das gilt für das Schweizer Recht. In anderen Ländern können Lizenzen nicht unbedingt ins Patentregister eingetragen werden oder nur Exklusivlizenzen.

Aktualität
Vor Abschluss des Vertrages ist zu überprüfen, ob das der Lizenz zugrunde liegende Verfahren oder Produkt überhaupt noch zeitgemäss und verwertbar ist. Anderenfalls kann sich das negativ auf die Produkte auswirken und Schäden zur Folge haben.

Marktanalyse und Mitbewerber
Es ist natürlich notwendig, vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages eine Marktanalyse vorzunehmen. Es könnte sein, dass ein moderneres Verfahren oder Produkt schon auf dem Markt ist oder in Entwicklung. Zusätzlich muss man sich erkundigen, wer sonst noch und mit welchen Beschränkungen eine Lizenz für denselben Gegenstand besitzt und unter welchen Bedingungen.

Austausch von Know-how
Der Lizenznehmer erhält Know-how und Unterlagen vom Lizenzgeber, die er auch nach Auflösung des Vertrages verwenden kann, sogar wenn der Lizenzgegenstand veraltet ist. Natürlich kann man die Rückgabe der Unterlagen und die Löschung von Dateien vereinbaren. Aber kontrollierbar ist das kaum. Es kann sinnvoll, eine Entschädigung für Know-how Übertragung zu vereinbaren zusätzlich zu der Entschädigung für Schulungsaufwand.

Meistbegünstigungsklausel
Eine solche regelt, dass der Lizenznehmer immer dieselben Bedingungen erhält wie der am meisten Begünstigte der anderen Lizenzinhaber. Der Lizenzgeber muss sich von Anfang an darauf einstellen, dass spätere Lizenznehmer eine solche Klausel verlangen können. Wenn man eine neue Lizenz zu günstig vergibt, besteht die Gefahr dass spätere Lizenznehmer die gleichen Bedingungen verlangen.

Rechtsnachfolger
Man muss immer damit rechnen, dass Dritte ein Recht erwerben können an einer lizenzierten Sache, z.B. durch Unternehmensverkauf, Erbschaft usw. Auch für die Rechtsnachfolger muss ein Lizenzvertrag klar formuliert sein. Man muss davon ausgehen, dass Lizenzverträge lange dauern können.

Vertragsbruch
Schon vor dem Abschluss des Vertrages sollte man sich darüber einigen, was passiert, wenn die andere Partei oder einer ihrer Mitarbeitenden oder Beauftragten eine Vereinbarung oder den Vertrag bricht. Denkbar ist eine Konventionalstrafe. Bevor es zu einem Prozess kommt sollte man sich zu einigen versuchen, allenfalls mit einem Mediator, der von beiden Parteien bezahlt wird.

Inhalt des Vertrages zur Lizenz

Lesen Sie den Beitrag «Lizenzvertrag»

Schutz von Ideen und Konzepten

Durch Gesetze wird die Umsetzung von Ideen geschützt, hingegen nicht die Idee selber. Deswegen muss man sich in vielen Fällen absichern, wenn es um Konzepte oder neue Entwicklungen geht.

Dokumentierung

Wenn man eine Idee entwickelt hat, und noch bevor man die Idee möglichen Partnern vorstellt, ist folgendes Vorgehen zu empfehlen:

  • Die Idee sowie weiterführende Überlegungen, die eventuell während der Verhandlungen mit möglichen Vertragspartnern zu erwähnen sind, schriftlich dokumentieren.
  • Speicherung in einer unveränderbaren Datei, in der auch nachweisbar das Datum vermerkt ist
  • Aufbewahrung einer Kopie in einem Banksafe
  • Zusätzlich kann man die Unterlagen bei einem Notar oder Rechtsanwalt zur Aufbewahrung hinterlegen für den Fall dass es später zu einem Rechtsstreit kommt. Die Eintragung in die Urkundenrolle des Notars oder die Zeugenaussage des Anwalts beweisen den Zeitpunkt der Hinterlegung.

Praxis-Tipp
Wer die Kosten für eine solche Hinterlegung scheut, kann die schriftliche Ausarbeitung zumindest als eingeschriebenen Brief an sich selbst schicken. Die Papiere versieht man mit Datum, Ort und Unterschrift. Dabei sollte der Umschlag so verschlossen werden, dass ein nachträgliches Öffnen erkennbar würde, z. B. durch das Anbringen von Stempeln auf allen Umschlagnähten oder Versiegelung. Es ist darauf zu achten, dass man den Poststempel und das Datum deutlich sieht. Auch damit kann man nachweisen, dass man die Idee selber und zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt hat. Den Postbeleg bewahrt man zusammen mit dem verschlossenen Umschlag am besten in einem Banksafe auf.

Geheimhaltungsvertrag

Zum Schutz von Ideen, mit Blick auf die Bildung einer Lizenz, sind Geheimhaltungsklauseln nützlich. Ein Geheimhaltungsvertrag ist etwa immer zu empfehlen, wenn man über eine Erfindung vor der Einreichung des Patentgesuches reden will. Es gibt allerdings gute Gründe für Unternehmen, eine solche Vereinbarung nicht zu unterzeichnen. Die Unternehmen riskieren nämlich unter Umständen, sich bei Abschluss einer solchen Vereinbarung die Umsetzung eigener Ideen und Konzepte zu verbauen. Vor der Offenbarung der Idee kann nicht überprüft werden, ob im Unternehmen, das die Vereinbarung unterzeichnen sollte, nicht bereits an ähnlichen Ideen und Konzepten gearbeitet wird.

In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Das verpflichtete Unternehmen behält sich das Recht vor, die nachweisbar eigenen Ideen beliebig weiterzuentwickeln. Der Partner wird allerdings verlangen, dass seine Ideen dazu nicht verwendet werden.
  • Beide Partner beschliessen, die ähnlichen Ideen gemeinsam weiter zu entwickeln. Dann muss die Geheimhaltungsklausel ausdrücklich für beide Partner gelten.

Praxis-Tipp
Eine gegenseitige Geheimhaltungsklausel ist grundsätzlich von Vorteil. Das ermöglicht beiden Partnern ihr Know-how auszutauschen.

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