Contrat de licence: Ses éléments importants
Pierre Matile
Avocat à Cortaillod
Avant de créer son entreprise, CJE Sàrl, Avocats et Conseillers d’Entreprises, il a été Secrétaire général du département de l’économie publique du canton de Neuchâtel, puis Secrétaire patronal. Il jouit d'une grande expérience dans le conseil en droit du travail aux employeurs. Conseiller juridique d’associations professionnelles, il a été pendant plus de 20 ans Secrétaire de l'office cantonal neuchâtelois de conciliation en matière de conflits de travail. Il est coauteur d’un commentaire pratique des dispositions fédérales sur le travail temporaire édité dans une collection de l’Université de Neuchâtel, d’un ouvrage sur l’égalité salariale, d’un Business Dossier consacré à la résiliation ordinaire et d’un Business Dossier consacré à la résiliation – Cas spéciaux. Il est chargé de cours à la Haute Ecole ARC, donne des conférences au sujet du droit du travail et il rédige des articles pour des revues spécialisées.
Principes
En pratique, des licences sont souvent octroyées par des auteurs ou des propriétaires de droits de propriété intellectuelle, qui cèdent tout ou partie de leurs droits à une autre personne ou à une entreprise. Des brevets, des modèles, des marques ainsi que des œuvres littéraires ou artistiques ou bien des programmes de formation peuvent faire l’objet de licences. Une importance particulière revient aux licences de logiciels. Les contrats portant sur des secrets de fabrication ou du savoir-faire sont souvent désignés par contrats de licence. Tous les juristes ne sont pourtant pas d’accord avec cette désignation. Les licences de savoir-faire ne concernent pas des droits de propriété intellectuelle protégés, mais du savoir-faire secret de grande valeur économique.
Souvent, un contrat de licence concerne un droit de propriété intellectuelle et en plus du savoir-faire, par exemple un procédé de fabrication. Le contrat de licence est un contrat innommé. Lors de la conclusion d’un contrat de licence, il faut pourtant prendre en compte non seulement les dispositions générales du CO, mais également celles du droit de la propriété intellectuelle, à savoir, selon le genre de la licence, du droit des brevets, du droit des marques ou du droit d’auteur. Il ne faut pas non plus négliger le droit de la concurrence. Etant donné que, souvent, une licence produit également ses effets à l’étranger, des dispositions légales étrangères, par exemple celles du droit européen, doivent éventuellement être appliquées.
Conditions de la conclusion du contrat de licence
Les contrats de licence peuvent être très complexes. Pour cette raison, une analyse détaillée de la situation est toujours indispensable. Les aspects suivants sont d’une importance particulière:
- Protection des idées avant la négociation: il est recommandé de demander la protection par brevet, la protection d’une marque ou la protection d’un design avant de mener des négociations concernant une licence. Le droit d’auteur naît automatiquement, mais il est recommandé de s’assurer les preuves documentant que l’on a créé l’œuvre ou que l’on a développé le programme informatique.
- Autorisation du concédant: dans ce contexte, il s’agit de vérifier si l’offreur est autorisé à octroyer une licence ou une sous-licence et quels droits de protection, par exemple brevets ou marques, s’appliquent. Si, par exemple, le droit sur lequel se base la licence appartient à une société mère, les négociations doivent être menées avec celle-ci et non pas avec l’une des filiales. S’il s’agit de sous-licences, il faut demander, en cas de doute, au titulaire du droit s’il a accordé à l’offreur le droit sur des sous-licences. Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit (art. 34 LBI). Il en va de même pour les droits d’auteur.
- Contrats individuels: des modèles de contrats et des check-listes peuvent être d’une grande utilité, les spécialistes recommandent pourtant d’établir des contrats de licence individuels tenant compte des relations entre les parties contractantes. Dans ce contexte, le recours à des spécialistes peut être indiqué.
- La description de la situation dans le cadre du préambule ainsi que la volonté des parties doivent être formulées de manière claire, et la définition des termes individuels est recommandée.
- Protocoles des négociations: l’établissement de protocoles, qui sont ensuite signés par toutes les parties et déclarés partie intégrante du contrat, est important, notamment en cas d’échange de savoir-faire au cours des négociations qui entraîne des développements.
- Confidentialité: il est conseillé de conclure un accord de confidentialité, même avant les négociations. Cet accord devrait également s’appliquer au cas où le contrat de licence ne se réaliserait pas.
- Inscription au registre des brevets: une licence peut être inscrite au registre des brevets. Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet (art. 34 LBI). Cela s’applique au droit suisse. Dans d’autres pays, des licences ne peuvent pas toujours être inscrites au registre des brevets ou uniquement sous forme de licences exclusives.
- Actualité: avant la conclusion du contrat, il faut vérifier si le procédé ou le produit sur lequel se base la licence est encore actuel et utilisable. Au cas contraire, cela peut avoir des répercussions négatives sur les produits et entraîner des dommages.
- Analyse du marché et concurrence: avant la conclusion d’un contrat de licence, il est indispensable de procéder à une analyse du marché. Il est possible qu’un procédé ou un produit plus moderne ait déjà été mis sur le marché ou soit en train d’être développé. En plus, il faut s’informer quelles autres personnes disposent d’une licence pour le même objet et quelles restrictions et conditions y sont liées.
- Échange de savoir-faire: le concessionnaire reçoit du savoir-faire et des documents de la part du concédant, qu’il peut utiliser également après la dissolution du contrat, même si l’objet de licence n’est plus actuel. Les parties peuvent convenir de la restitution des documents ainsi que de la suppression de données. Toutefois, cela n’est quasiment pas contrôlable. En plus de la rémunération pour les frais de formation, la convention d’une rémunération pour la cession de savoir-faire peut être utile.
- Clause de la partie la plus favorisée: une telle clause stipule que le concessionnaire bénéficie toujours des mêmes conditions que la partie la plus favorisée parmi les autres titulaires de licences. Le concédant doit s’attendre dès le début à ce que des concessionnaires ultérieurs demandent une telle clause. Lorsqu’une licence est octroyée à un prix trop bas, il en résulte le risque que des concessionnaires ultérieurs demandent les mêmes conditions.
- Tenir compte des successeurs: il faut toujours s’attendre à ce que des tiers acquièrent un droit sur un objet licencié, par exemple par la vente d’une entreprise, une succession, etc. Le contrat de licence doit également être formulé de manière claire pour les successeurs. Il faut partir du point de vue que des contrats de licence peuvent durer longtemps.
- Rupture de contrat: même avant la conclusion du contrat, il est recommandé de convenir des conséquences d’une rupture éventuelle d’une convention ou du contrat par l’autre partie ou l’un de ses collaborateurs ou délégués. Une clause pénale peut être convenue. Avant d’intenter une action en justice, les parties devraient essayer de s’arranger en ayant éventuellement recours à un médiateur, qui sera rémunéré par les deux parties.
