Contrat de licence: Ses éléments importants
Regula Heinzelmann
Regula Heinzelmann a étudié le droit à l’Université de Zurich, où elle a terminé sa licence en 1981. Depuis 1984, elle travaille à titre indépendant comme journaliste économique et auteure à Zurich et à Berlin.
Aides de travail appropriées
Etendue d’une licence
Les licences peuvent être limitées dans l'espace et dans le temps.
En ce qui concerne les différentes limitation en matière de licences, il convient de tenir compte des éléments qui suivent.
En ce qui concerne la limitation dans le temps, il convient de tenir compte de la durée pendant laquelle une procédure ou un produit sont d'actualité. Il est avantageux de convenir d'un délai de résiliation, qui doit toutefois être suffisamment long pour que les deux parties puissent s'y adapter.
Une licence est souvent limitée à un territoire, parfois de manière exclusive. Si plusieurs candidats disposent d'une licence pour un territoire, il est judicieux pour les deux parties de procéder à une étude préalable du marché et de la concurrence.
Il est important de déterminer si, conformément au contrat de licence, celle-ci peut également s'appliquer aux livraisons en dehors du territoire convenu ainsi qu'aux exportations, et dans quelles conditions. Il convient à cet égard de tenir compte du droit de la concurrence et du droit des cartels.
Il convient également de préciser dans quels cas le preneur de la licence est autorisé à utiliser le produit sous licence. Cela devrait également être fait si celui-ci n'est actuellement adapté qu'à un seul procédé ou produit. La situation peut changer. Le preneur ou le donneur de la licence peut développer d'autres possibilités d'application. Le contrat doit préciser qui détient quels droits dans de tels cas.
Il convient d'être prudent lorsque l'on convient de déliements dans le cadre d’un contrat de licence – à savoir de mécanismes libératoires permettant de se détacher d'un engagement contraignant (achat minimal sous peine du retrait de l’exclusivité, etc.). Cela peut poser des problèmes au regard du droit des cartels.
Les sous-licences donnent souvent lieu à des conflits d'intérêts: le cédant ou donneur de la licence souhaite garder le contrôle sur les transferts de licence alors que le preneur de la licence souhaite, lui, pouvoir transférer la licence. Il est recommandé de trouver une solution équitable pour les deux parties. On pourrait par exemple définir dans quelles circonstances le preneur de la licence est autorisé ou non à octroyer une sous-licence, par exemple uniquement à un secteur d'activité donné ou à certains types d'entreprises. Lors de l'octroi de licences à des groupes d'entreprises, le contrat de licence doit préciser si les entreprises concernées peuvent octroyer des sous-licences entre elles, par exemple de la société mère à la filiale. Il convient de noter que les sous-licences peuvent également augmenter les opportunités commerciales. Il faut bien sûr régler la question des redevances que le donneur et le preneur de la licence perçoivent pour les sous-licences et déterminer qui en reçoit quelle part. Dans l'intérêt des deux parties, il est recommandé de prévoir une restriction: le preneur de la licence ne devrait pas être autorisé à accorder de sous-licences à des entreprises peu sérieuses, et le donneur de la licence ne devrait pas non plus accorder de licences à des entreprises douteuses. Il est recommandé de convenir que toute sous-licence doive être signalée au donneur de la licence ou que celui-ci doit être consulté avant la conclusion du contrat.
Licences exclusives
Les licences exclusives ne sont pas nécessairement avantageuses pour les deux parties:
- Pour le cédant de la licence, elles présentent l'inconvénient qu'il perd pratiquement les droits d'exploitation de son développement et le contrôle sur celui-ci. Une licence exclusive peut aller jusqu'à empêcher le cédant d'exploiter lui-même son propre développement, voire de l'utiliser comme base pour des développements ultérieurs. Si une licence exclusive est limitée territorialement dans le contrat de licence, le cédant ne peut plus livrer les produits concernés sur le territoire du preneur.
- Une licence exclusive peut également poser problème au preneur. Il assume ainsi des obligations plus importantes qu'avec une licence simple. Il court le risque de ne pas atteindre le chiffre d'affaires minimum convenu malgré ses efforts et de perdre alors la licence exclusive.
Les entrepreneurs qui ne trouvent un preneur qu'après une longue recherche risquent de conclure des contrats de licence exclusifs. Dans ce cas, la prudence est de mise. Si le cédant est particulièrement malchanceux, le preneur laisse l'objet de la licence dormir dans un tiroir... le produit lui fait de l'ombre et payer la redevance minimale lui revient moins cher que de se frotter à la concurrence. Pour prévenir ce risque, il est possible de fixer, dans le contrat de licence, une redevance minimale ainsi qu'un chiffre d'affaires minimal... histoire de savoir quelles sont les véritables motivations de l'intéressé.
Conseil pratique: il est indispensable de limiter la durée d'une licence exclusive ou de convenir d'un délai de résiliation pour les deux parties. Une autre possibilité consiste à transformer la licence exclusive en licence simple si une certaine limite n'est pas atteinte après un certain temps. Un tel accord peut être basé sur un plan marketing comprenant des objectifs intermédiaires. Dans le cas d'une licence exclusive, il convient dans tous les cas de convenir d'une redevance minimale!
Accords en cas de changements
Un contrat de licence doit impérativement stipuler les mesures à prendre lorsque la situation change.
En cas de fluctuations économiques, les deux parties supportent un risque. Le preneur de la licence peut vendre moins et le donneur percevoir moins de redevances. Dans de tels cas, les deux parties doivent élaborer de nouvelles stratégies commerciales. Si un montant minimum a été convenu et que le preneur n'atteint pas le chiffre d'affaires correspondant sans que cela lui soit imputable, il convient de trouver un accord, par exemple un paiement échelonné ou un report partiel. Si le produit ou le procédé sous licence est obsolète, il doit être possible de résilier le contrat de licence. Dans de tels cas, prévoir un délai de résiliation est toujours des plus judicieux. Une autre solution consiste à convenir conjointement d’une éventuelle amélioration de l'objet de la licence. En cas de vente de la société du preneur de la licence, il s'agit de savoir si le contrat de licence reste en vigueur et est transféré à l'acheteur. Il faut tenir compte du fait que les licences détenues ou accordées par une entreprise jouent un rôle certain dans le cadre de son évaluation. Il est donc fortement recommandé de conclure un accord précisant dans quels cas les licences sont transférées au nouveau propriétaire et dans quels cas elles ne le sont pas. Une disposition doit également être prévue en cas de vente de l'entreprise du donneur de la licence. Si ce dernier s'engage à veiller à ce que l'acheteur reprenne les contrats de licence en cas de vente, cela peut entraver la vente. En revanche, dans de tels cas, il devrait être possible de résilier le contrat et, le cas échéant, de convenir d'une indemnisation, au moins pour les coûts ou les pertes subis par le preneur de la licence. Cette indemnisation devrait toutefois être plafonnée.
Innovations et développements
Si les développements ultérieurs du preneur de la licence dépendent du produit sous licence, le donneur dispose de droits sur les améliorations. Il est alors considéré comme coauteur ou co-inventeur et participe à la décision concernant l'exploitation de l'amélioration. Il est avantageux de convenir au préalable si, dans de tels cas, le preneur doit céder le développement au donneur. Ce dernier doit alors verser une compensation appropriée. Il est préférable de convenir des critères de calcul de cette indemnité dans le contrat de licence.
Il peut également être judicieux que le preneur de la licence soit autorisé à exploiter lui-même le perfectionnement. Dans ce cas, il convient de déterminer si l'autre partie doit verser une indemnité spéciale ou si les redevances doivent être adaptées. Si le preneur s'est opposé au perfectionnement en question, les redevances devraient être réduites et une indemnité unique pourrait paraître plus appropriée. Si le donneur de la licence poursuit le développement du produit ou du procédé, une augmentation des redevances sera judicieuse lorsque la licence s'applique automatiquement au nouveau produit ou procédé. D'autre part, le preneur doit prendre ses précautions: il se peut que le donneur lui cède la licence pour un procédé ou un produit et développe simultanément un nouveau produit qu'il souhaite commercialiser lui-même ou par l'intermédiaire d'autres preneurs de licence. A cette fin, il convient de prévoir dans le contrat de licence, que le preneur peut, s'il le souhaite, acquérir également la licence pour les nouveaux produits ou les procédés améliorés. Le cas échéant, un nouveau contrat de licence peut alors être conclu. Si un nouveau produit est créé à la suite d'un perfectionnement, il est judicieux de conclure un nouveau contrat de licence pour celui-ci et de maintenir ou de résilier le contrat portant sur l'ancien produit, selon les circonstances.
Important! En cas de développements ultérieurs, il faut convenir qui est responsable de la protection en la matière (protection des marques, brevets, etc.) et comment les coûts sont répartis.
Les développements indépendants du produit sous licence, mais appliqués à celui-ci appartiennent à la partie qui les développe.
Recommandations de produits
Formation, information et contrôle
Le donneur prend généralement au moins en charge la formation du personnel dirigeant du preneur. Ce faisant, il doit également attirer l'attention sur les risques liés aux produits ou à certains procédés. La formation et l'accompagnement doivent avant tout garantir la qualité du procédé et des produits.
Il est préférable de communiquer les informations par écrit, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter certains dangers et autres erreurs de production. Cela est conseillé au cédant de la licence, car il dispose ainsi d'une preuve qu'il a correctement signalé tout ce qui devait l'être. En règle générale, le preneur verse une indemnité séparée pour la mise en place et la formation, qui est calculée indépendamment du droit de licence. Afin que le donneur de la licence soit toujours tenu informé du chiffre d'affaires, de l'évolution du marché, des succès et des problèmes qui se posent, il faut convenir d'un échange régulier d'informations avec certaines personnes de contact et leurs suppléants. Bien entendu, le donneur doit également recevoir régulièrement des informations sur l'évolution des ventes du produit. Dans son propre intérêt, le donneur doit pouvoir effectuer certains contrôles et se tenir à disposition pour fournir des conseils. Il peut être nécessaire de définir des mesures de gestion des risques dans le contrat, en particulier lorsqu'il s'agit de procédés ou de produits dangereux. Bien entendu, le donneur doit également recevoir régulièrement des informations sur l'évolution des ventes du produit, la fréquence à laquelle celles-ci doivent être transmises et les personnes à contacter, par exemple tous les mois ou tous les trimestres, des intervalles trop longs n'étant pas recommandés. Il est préférable de régler ces points dans le contrat de licence.
Mise sur le marché et publicité
Dans ce domaine, les partenaires ont tout intérêt à élaborer une stratégie commune concernant le lancement du produit/procédé, les relations publiques, la publicité, etc. Le donneur de la licence a également intérêt, pour sa propre image, à savoir comment le procédé ou le produit sous licence est perçu sur le marché.
La question se pose alors de savoir si le produit sera commercialisé sous le nom du preneur ou du donneur de la licence. Si un produit est commercialisé sous le nom du donneur, le preneur souhaite quelquefois que l'image de son entreprise – indépendante – soit préservée à l'extérieur.
Important! Le label sous lequel un produit est vendu peut également avoir une incidence sur la responsabilité (du fait des produits)!
Un bon marketing implique que le preneur de la licence élabore pour ses clients des conditions générales de vente bien conçues pour le produit sous licence. Cela peut être fait en collaboration avec le donneur de la licence. Il est également normal que le preneur doive développer un service clientèle conforme aux attentes du donneur. Cela peut nécessiter des investissements conséquents. Il est important que les parties s'accordent sur la répartition des investissements pour le marketing et le service clientèle.
Droit de licence (redevance)
Les redevances sont généralement calculées en pourcentage d'un montant qui doit être défini avec précision dans le contrat de licence. Dans la pratique, les possibilités suivantes sont assez largement répandues:
- Top-Down: la redevance est définie comme une part du chiffre d'affaires ou du bénéfice du preneur de la licence. La base de calcul doit être clairement définie. Il est toujours recommandé de fixer une redevance minimale. Il est également possible de convenir d'un montant forfaitaire et de redevances supplémentaires basées sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice..
- Bottom Up: l'investissement et les dépenses du preneur de la licence sont pris comme base et le droit de licence est calculé de manière que le donneur de la licence soit en mesure de couvrir les coûts correspondants à long terme. Dans ce cas, un forfait peut être judicieux, éventuellement assorti de frais supplémentaires basés sur le chiffre d'affaires ou les bénéfices.
Remarques subsidiaires:
- La formation et l'information du personnel sur l'objet de la licence sont généralement facturées en sus. Si celles-ci impliquent des coûts élevés, il est judicieux de les facturer séparément.
- Pour le contrôle de la comptabilité, il est préférable de faire appel à un organisme de révision comptable neutre.
- Dans le cadre de contrats internationaux, il convient de préciser la devise dans laquelle les frais doivent être payés et comment les taux de change doivent être calculés. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises en cas de fortes fluctuations des taux de change.
- Bien entendu, des accords régissant les conditions de paiement, telles que les délais de paiement, les retards, etc. doivent également être conclus.
Responsabilité et garantie
En cas de responsabilité civile ou de garantie impliquant l'autre partie contractante, il faut convenir d'une obligation d'informer immédiate. La responsabilité et la garantie doivent faire l'objet de dispositions précises et équitables. Il n'est pas acceptable que la responsabilité soit supportée uniquement par l'une des parties.
En principe, chacun devrait être responsable de ce sur quoi il peut exercer une influence, sauf en cas de responsabilité pour faute, par exemple dans le cas de la responsabilité du fait des produits. Chaque partie devrait assumer la responsabilité de sa propre négligence et de sa propre faute. A cet égard, on peut établir ce qui suit:
- la garantie des produits qu'il fabrique lui-même est généralement assumée par le preneur de la licence;
- le donneur de la licence est responsable des informations qu'il a fournies au preneur concernant l'objet de la licence, notamment s'il a omis de signaler certains risques et certaines difficultés;
- le donneur de la licence devrait également être responsable si l'objet de la licence ou d'autres bases sont obsolètes et que cela entraîne des erreurs de production;
- si les causes de la responsabilité impliquent les deux parties, la responsabilité doit être répartie entre elles.
En outre, un contrat de licence devrait également préciser qui souscrit quelles assurances et comment les primes sont réparties.
Défense des droits de propriété intellectuelle
La défense des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, designs et droits d'auteur) ne peut être laissée à une seule partie. Cela ne serait pas équitable, car une indemnisation en cas de violation des droits peut s'avérer très coûteuse.
Il peut arriver que l'on soit contraint d'engager des procédures coûteuses pour défendre ses droits. C'est pourquoi les parties devraient répartir équitablement les frais de défense juridique et d'assurances, en les adaptant bien entendu à leur situation respective.
Il faut également convenir des mesures à prendre lorsque l'objet de la licence viole des droits de tiers. Cela n'est certes pas à craindre dans le cas des brevets, des marques et des designs, ces aspects étant clarifiés avant leur enregistrement. En revanche, dans le cas d'œuvres protégées par le droit d'auteur, il est possible que quelqu'un ait déjà eu la même idée auparavant sans que l'on en ait eu connaissance. Dans de tels cas, il est recommandé de négocier avec la personne concernée: la situation pourrait même s'avérer avantageuse pour tous. Il est important de ne pas signer d'indemnisation unilatérale dans un contrat de licence.
Résiliation du contrat de licence
Il est judicieux de convenir d'un délai de résiliation dans le cadre d'un contrat de licence. Celui-ci doit être suffisamment long pour permettre aux deux parties de se préparer à la résiliation du contrat.
Une autre possibilité consiste à conclure un contrat de licence à durée déterminée que les parties peuvent transformer en contrat résiliable à l'expiration du délai. Le délai doit être fixé de manière que les parties ne soient plus tenues par le contrat lorsque le produit est obsolète. La durée pendant laquelle un produit peut être vendu dépend bien sûr des circonstances données. Il est judicieux de prévoir la possibilité d'une résiliation pour de justes motifs, notamment en cas de rupture de contrat. Dans ce cas, il convient de convenir de la durée pendant laquelle les redevances doivent encore être payées et de se réserver le droit de réclamer des dommages-intérêts. Les documents et dossiers, notamment ceux contenant des secrets d'affaires, doivent être restitués au cédant de la licence ou au titulaire des droits après la résiliation du contrat et être irrémédiablement supprimés de tout support de données.
Dispositions générales du contrat de licence
Les dispositions générales comprennent les clauses suivantes:
- Choix du droit applicable et élection du for
- Disposition stipulant que la volonté des parties prévaut si certaines parties d'un contrat de licence ne sont pas ou plus conformes au droit applicable (clause de sauvegarde).
- Clause de médiation: en cas de conflit, il est judicieux de s'engager à faire appel à un médiateur. Dans la plupart des cas, le médiateur est rémunéré à parts égales par les deux parties.
- Tribunal arbitral : les tribunaux arbitraux peuvent être très coûteux. C'est pourquoi toute clause d'arbitrage doit être examinée avec prudence.
