10.07.2014

Lizenzvertrag: Was muss diese Vereinbarung beinhalten?

Im Folgenden erhalten Sie Hinweise zu wichtigen Fragestellungen, welche im Sinne von Vertragsklauseln ├╝blicherweise in Lizenzvertr├Ąge einfliessen:

Von: Regula Heinzelmann  DruckenTeilen Kommentieren 

Lic. iur. Regula Heinzelmann

Regula Heinzelmann studierte Jura an der Universit├Ąt Z├╝rich, wo sie 1981 mit dem Lizentiat abschloss. Seit 1984 arbeitet sie selbst├Ąndig als Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin in Z├╝rich und Berlin.


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Umfang einer Lizenz

Lizenzen k├Ânnen r├Ąumlich und zeitlich beschr├Ąnkt werden.

Hinsichtlich der Beschr├Ąnkung von Lizenzen ist auf Folgendes zu achten:

Bei der zeitlichen Beschr├Ąnkung ist zu beachten, wie lange ein Verfahren bzw. ein Produkt zeitgem├Ąss und aktuell sind. Ein Vorteil ist, wenn man eine K├╝ndigungsfrist vereinbart, die aber lang genug sein muss so dass sich beide Parteien darauf einstellen k├Ânnen.

Eine Lizenz wird h├Ąufig auf ein Gebiet beschr├Ąnkt und auf dieses manchmal exklusiv. Haben mehrere Bewerber eine Lizenz f├╝r ein Gebiet ist f├╝r beide Parteien eine vorherige Markt und Konkurrenzforschung sinnvoll.

Ein wichtiger Punkt ist, ob die Lizenz gem├Ąss Lizenzvertrag auch f├╝r Lieferungen ausserhalb des vereinbarten Gebietes sowie Exporte gelten kann und unter welchen Bedingungen. Dabei sind Wettbewerbs- und Kartellrecht zu beachten.

Zu regeln ist auch, in welchen F├Ąllen der Lizenznehmer das lizenzierte Produkt anwenden darf. Das sollte man auch dann machen, wenn sich dieses im Moment nur f├╝r ein Verfahren oder Produkt eignet. Das kann sich ├Ąndern. Der Lizenznehmer oder Geber kann weitere Anwendungsm├Âglichkeiten entwickeln. Es muss im Vertrag geregelt sein, wer in solchen F├Ąllen welche Rechte hat.

Vorsichtig muss man sein, wenn man Lieferbindungen im Lizenzvertrag vereinbart, so dass der Lizenznehmer oder Geber eine bestimmte Menge eines Produktes beziehen muss. Dies kann kartellrechtlich problematisch werden.

Bei dem Recht auf Sublizenzen besteht ein Interessenkonflikt. Der Lizenzgeber will die Kontrolle ├╝ber die Lizenz├╝bertragungen behalten. Der Lizenznehmer will die Lizenz ├╝bertragen k├Ânnen. Zu empfehlen ist eine faire L├Âsung f├╝r beide Partien. Beispielsweise k├Ânnte man definieren, unter welchen Umst├Ąnden der Lizenznehmer eine Sublizenz vergeben darf oder nicht, z.B. nur an eine bestimmte Branche oder an bestimmte Unternehmenstypen. Bei Vergabe von Lizenzen an Firmengruppen ist im Lizenzvertrag festzulegen, ob die betreffenden Unternehmen untereinander Sublizenzen vergeben k├Ânnen, z.B. von Mutter an Tochterfirma. Zu beachten ist, dass Sublizenzen die Marktchancen auch erh├Âhen k├Ânnen. Zu regeln ist nat├╝rlich, welche Geb├╝hr der Lizenzgeber und der Lizenznehmer f├╝r die Sublizenzen erh├Ąlt und wer welchen Anteil davon bekommt. Eine Einschr├Ąnkung ist im Interesse des guten Images f├╝r beide Parteien zu empfehlen: Der Lizenznehmer sollte keine Sublizenzen an unseri├Âse Unternehmen vergeben d├╝rfen, der Lizenzgeber sollte seinerseits auch keine Lizenzen an fragw├╝rdige Firmen erteilen.

Insbesondere zu Exklusivlizenzen

Exklusivlizenzen (auch "ausschliessliche Lizenzen" genannt) sind f├╝r beide Parteien nicht unbedingt vorteilhaft:

  • F├╝r den Lizenzgeber haben sie den Nachteil, dass er praktisch die Verwertungsrechte an seiner Entwicklung und die Kontrolle dar├╝ber verliert. Eine Exklusivlizenz kann so weit gehen, dass der Lizenzgeber seine eigene Entwicklung selber nicht mehr verwerten kann, allenfalls auch nicht mehr als Grundlage f├╝r Weiterentwicklungen verwenden. Sofern eine Exklusivlizenz im Lizenzvertrag territorial begrenzt ist, kann der Lizenzgeber die betreffenden Produkte nicht mehr in das Gebiet des Lizenznehmers liefern.
  • Auch f├╝r einen Lizenznehmer kann eine Exklusivlizenz problematisch sein. Er ├╝bernimmt damit auch weitergehende Verpflichtungen als bei einer einfachen Lizenz. Es besteht das Risiko, dass er trotz Aufwand den vereinbarten Minimalumsatz nicht erreicht und dann die Exklusivlizenz verliert.

Unternehmer, die erst nach l├Ąngerer Suche einen Lizenznehmer finden, sind in Gefahr sich auf Exklusivlizenzen einzulassen. Dann ist Vorsicht unbedingt geboten. Es kann bei Exklusivlizenzen beispielsweise vorkommen, dass der Lizenznehmer den Markt nicht aussch├Âpft, aber die minimale Geb├╝hr bezahlt. Wenn der Lizenzgeber besonderes Pech hat, l├Ąsst der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand in der Schublade verschwinden, weil dieser ihm aus Konkurrenzgr├╝nden unbequem ist und die Minimalgeb├╝hr billiger kommt als sich der Konkurrenz zu stellen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, kann man im Lizenzvertrag nicht nur eine Minimalgeb├╝hr, sondern auch einen Minimalumsatz festlegen.

Praxis-Tipp
Deswegen sollte man eine Exklusivlizenz unbedingt zeitlich begrenzen oder eine K├╝ndigungsfrist f├╝r beide Parteien vereinbaren. Eine andere M├Âglichkeit ist, dass die Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz ├╝bergeht, wenn nach einer bestimmten Zeit nicht eine bestimmte Limite erreicht ist. Einer solchen Vereinbarung kann man einen Marketingplan mit Teilzielen zugrunde legen. Eine Minimalgeb├╝hr sollte man bei einer Exklusivlizenz auf jeden Fall vereinbaren!

Vereinbarungen ├╝ber Ver├Ąnderungen

In einem Lizenzvertrag muss unbedingt vereinbart werden, was man bei ├änderung der Verh├Ąltnisse unternimmt.

Bei Wirtschaftsschwankungen tragen beide Parteien ein Risiko. Der Lizenznehmer kann weniger verkaufen und der Lizenzgeber erh├Ąlt weniger Geb├╝hren. In solchen F├Ąllen sollten beide Parteien neue Marktstrategien entwickeln. F├╝r den Fall, dass eine Mindestgeb├╝hr vereinbart ist und der Lizenznehmer unverschuldet den entsprechenden Umsatz nicht erreicht ist eine Regelung zu treffen, z.B. Bezahlung in Raten, Teilstundung. Wenn das lizenzierte Produkt bzw. Verfahren veraltet ist, muss man den Lizenzvertrag aufheben k├Ânnen. F├╝r solche F├Ąlle ist eine K├╝ndigungsfrist von Vorteil. Eine andere L├Âsung ist, dass man gemeinsam eine Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes vereinbart. F├╝r den Fall des Verkaufs der Lizenznehmerfirma muss vereinbart werden, ob der Lizenzvertrag bestehen bleibt und auf den K├Ąufer ├╝bertragen wird. Zu ber├╝cksichtigen ist, dass das bei der Bewertung eines Unternehmens eine Rolle spielt, welche Lizenzen es besitzt, bzw. vergeben hat. Eine Vereinbarung, in welchen F├Ąllen Lizenzen auf den neuen Eigent├╝mer ├╝bertragen werden oder eben nicht, ist aus diesem Grunde unbedingt zu empfehlen. F├╝r den Fall, dass das Unternehmen des Lizenzgebers verkauft wird, ist ebenfalls eine Regelung zu treffen. Wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, bei Verkauf daf├╝r zu sorgen, dass der K├Ąufer die Lizenzvertr├Ąge ├╝bernimmt, kann das den Verkauf behindern. Hingegen sollte man in solchen F├Ąllen den Vertrag aufl├Âsen k├Ânnen und allenfalls eine Entsch├Ądigung vereinbaren, zumindest f├╝r die Kosten oder Verluste des Lizenznehmers. Diese Entsch├Ądigung sollte man aber nach oben begrenzen.

Innovationen und Weiterentwicklungen

Wenn Weiterentwicklungen des Lizenznehmers abh├Ąngig sind vom Lizenzprodukt, hat der Lizenzgeber Rechte an den Verbesserungen. Er gilt dann je nach dem als Miturheber oder Miterfinder und hat mit zu entscheiden wie die Verbesserung verwertet wird. Vorteilhaft ist, vorher zu vereinbaren, ob in solchen F├Ąllen der Lizenznehmer die Entwicklung dem Lizenzgeber ├╝berlassen muss. Dabei hat dieser eine angemessene Entsch├Ądigung zu zahlen. Nach welchen Kriterien diese berechnet wird vereinbart man am besten im Lizenzvertrag.

Sinnvoll kann auch sein, dass der Lizenznehmer die Weiterentwicklung selber verwerten darf. F├╝r den Fall ist zu regeln, ob die andere Partei eine spezielle Entsch├Ądigung bezahlt oder die Lizenzgeb├╝hr angepasst wird. Wenn der Lizenznehmer die Entwicklung bestritten hat, m├╝sste man die Geb├╝hr senken, wobei eine einmalige Entsch├Ądigung sinnvoller sein kann. Entwickelt der Lizenzgeber das Produkt oder Verfahren weiter, w├Ąre eine Geb├╝hrenerh├Âhung sinnvoll, wenn die Lizenz automatisch f├╝r das neue Produkt oder Verfahren gilt. Andererseits muss sich der Lizenznehmer f├╝r den Fall absichern, dass der Lizenzgeber ihm die Lizenz f├╝r ein Verfahren oder Produkt ├╝berl├Ąsst und gleichzeitig ein neues entwickelt und dieses selber oder durch andere Lizenznehmer auf den Markt bringen will. Dazu dient die Vereinbarung, dass der Lizenznehmer auf Wunsch auch die Lizenz f├╝r neue Produkte oder verbesserte Verfahren ├╝bernehmen kann. Allenfalls kann man dann einen neuen Lizenzvertrag abschliessen. Sofern durch eine Weiterentwicklung ein neues Produkt entsteht, ist es sinnvoll einen neuen Lizenzvertrag f├╝r dieses abzuschliessen und den f├╝r das alte Produkt unver├Ąndert fortzusetzen oder aufzuheben, je nach den Verh├Ąltnissen.

Wichtig
Bei Weiterentwicklungen muss man vereinbaren, wer f├╝r den Schutz der Innovationen (Markenschutz, Patentierung u.s.w.) zust├Ąndig ist und wie die Kosten aufgeteilt werden.

Entwicklungen, die vom Lizenzprodukt unabh├Ąngig sind, aber an diesem angewendet werden, geh├Âren der Partei, die sie entwickelt.

Schulung, Information und Kontrolle

Der Lizenzgeber ├╝bernimmt normalerweise die Schulung zumindest des leitenden Personals des Lizenzgebers. Dabei sollte der Lizenzgeber auch auf die Risiken der Produkte oder Verfahren aufmerksam machen. Vor allem sollte die Schulung und weitere Betreuung die Qualit├Ąt des Verfahrens und der Produkte sichern.

Informationen gestaltet man am besten schriftlich, vor allem wenn es um Vermeidung von Gefahren und sonstigen Produktionsfehlern geht. Das ist dem Lizenzgeber schon deshalb zu raten, weil er nachher einen Beweis daf├╝r hat, dass er korrekt auf alles Notwendige hingewiesen hat. Normalerweise zahlt der Lizenznehmer eine vom Lizenzvertrag separate Entsch├Ądigung f├╝r Einf├╝hrung und Schulung, die unabh├Ąngig von der Lizenzgeb├╝hr berechnet wird. Damit der Lizenzgeber immer ├╝ber Umsatz, Marktentwicklung, Erfolge und Probleme informiert ist, sollte man einen regelm├Ąssigen Informationsaustausch vereinbaren mit bestimmten Kontaktpersonen und ihren Stellvertretern. Nat├╝rlich sollte der Lizenzgeber auch regelm├Ąssig Informationen erhalten, wie der Verkauf des Produkts verl├Ąuft. Dabei sollte der Lizenzgeber in eigenem Interesse Kontrollen vornehmen k├Ânnen und f├╝r Beratung zur Verf├╝gung stehen. Es kann notwendig sein, Massnahmen f├╝r das Risikomanagement als Vertragsbestandteil festzulegen, besonders wenn es sich um gef├Ąhrliche Verfahren oder Produkte handelt.

Markteinf├╝hrung und Werbung

In diesem Bereich entwickeln die Partner am besten eine gemeinsame Strategie, wie man bei der Markteinf├╝hrung, PR, Werbung usw. vorgeht. Der Lizenzgeber ist auch wegen seines eigenen Images interessiert daran, wie das lizenzierte Verfahren oder Produkt im Markt erscheint.

Dabei stellt sich die Frage, ob das Produkt unter dem Namen des Lizenznehmers oder -gebers vermarktet wird. Sofern ein Produkt unter dem Namen des Lizenzgebers vermarktet wird, kann der Lizenznehmer interessiert sein, dass sein Image als selbst├Ąndiges Unternehmen trotzdem auch ├Ąusserlich gewahrt bleibt.

Wichtig
Es kann sich auch auf die Haftung auswirken, unter welchem Label ein Produkt verkauft wird.

Zu einem guten Marketing geh├Ârt, dass der Lizenznehmer f├╝r seinen Kunden gut ausgearbeitete Allgemeine Gesch├Ąftsbedingungen f├╝r das Lizenzprodukt entwickelt. Das kann gemeinsam mit dem Lizenzgeber erledigt werden. Normal ist, dass der Lizenznehmer einen Kundenservice nach den Vorstellungen des Lizenzgebers entwickeln muss. Das kann mit hohen Investitionen verbunden sein. Wichtig ist, dass die Parteien vereinbaren, wer welche Investitionen f├╝r Marketing und Kundenservice ├╝bernimmt.

Lizenzgeb├╝hr

Die Lizenzgeb├╝hr ist normalerweise ein Prozentsatz von einer Gr├Âsse, die man im Lizenzvertrag pr├Ązis bestimmen muss. Dabei werden in der Praxis folgende M├Âglichkeiten angewendet:

  • Top-Down
    Die Lizenzgeb├╝hr wird als Anteil des Umsatzes oder Gewinns des Lizenznehmers definiert. Dabei muss man die Berechnungsgrundlage genau festlegen. Eine Mindestgeb├╝hr ist immer empfehlenswert. Man kann auch eine Pauschale abmachen und zus├Ątzlich Geb├╝hren aufgrund von Umsatz oder Gewinn.
  • Bottom Up
    Investition und Aufwand des Lizenznehmers wird als Grundlage betrachtet und die Lizenzgeb├╝hr so berechnet, dass der Lizenzgeber die betreffenden Kosten auf l├Ąngere Sicht decken kann. In diesem Fall kann eine Pauschale sinnvoll sein, allenfalls zus├Ątzliche Geb├╝hren aufgrund von Umsatz oder Gewinn

Weitere Hinweise

  • Schulung und Information des Personals ├╝ber den Lizenzgegenstand werden normalerweise extra berechnet.
  • F├╝r die Kontrolle der Buchhaltung engagiert man am besten eine neutrale Buchpr├╝fungsstelle.
  • Bei Vertr├Ągen mit Auslandsbezug ist festzulegen, in welcher W├Ąhrung die Geb├╝hren bezahlt werden und wie die Kurse zu berechnen sind. Allenfalls sind Bestimmungen zu treffen f├╝r den Fall von starken Kurs├Ąnderungen.
  • Nat├╝rlich sind auch Vereinbarungen, welche die Zahlungsbedingungen wie Zahlungsperioden, Verzug usw. regeln, zu treffen.

Haftung und Gew├Ąhrleistung

Falls ein Haftungs- oder Gew├Ąhrleistungsfall eintritt, der die andere Vertragspartei betrifft, sollte man eine sofortige Informationspflicht vereinbaren. ├ťber Haftung und Gew├Ąhrleistung muss man pr├Ązise Regelungen treffen und auch daf├╝r sorgen, dass diese fair sind. Es geht nicht, dass man die ganze Haftung nur einer Partei ├╝berl├Ąsst.

Im Prinzip sollte jeder f├╝r das haften, was er beeinflussen kann, sofern es nicht um Verschuldenshaftung geht, z.B. Produktehaftung. Jede Partei sollte f├╝r ihre eigene Fahrl├Ąssigkeit und ihr Verschulden die Haftung ├╝bernehmen. Dabei kann man folgendes festlegen:

  • Die Gew├Ąhrleistung f├╝r Produkte, die er selber herstellt, ├╝bernimmt normalerweise der Lizenznehmer.
  • Der Lizenzgeber haftet f├╝r die Informationen, die er dem Lizenznehmer ├╝ber den Lizenzgegenstand erteilt hat, vor allem wenn er es unterlassen hat, auf Gefahren und Schwierigkeiten hinzuweisen.
  • Der Lizenzgeber sollte auch haften, wenn der Lizenzgegenstand oder sonstige Grundlagen veraltet und aufgrund dessen Fehler bei der Produktion entstehen.
  • Liegen die Ursachen f├╝r Haftung bei beiden Parteien, muss man sie aufteilen.

Weiter sollte in einem Lizenzvertrag auch vereinbart werden, wer welche Versicherungen abschliesst und wie die Pr├Ąmien aufgeteilt werden.

Verteidigung von Immaterialg├╝terrechten

Die Verteidigung von Immaterialg├╝terrechten, (Patent-, Marken-, Design- und Urheberrecht) kann man nicht einseitig einer Partei ├╝berlassen. Diese w├Ąre nicht fair, weil eine Schadloshaltung bei Rechtverletzung sehr teuer werden kann.

Es kann vorkommen, dass man gezwungen ist, kostspielige Prozesse zu f├╝hren, um die Rechte zu verteidigen. Deswegen sollten die Parteien die Kosten f├╝r die Rechtsverteidigung und f├╝r allf├Ąllige Versicherungen gerecht aufteilen, nat├╝rlich angepasst auf die Verh├Ąltnisse. Zu vereinbaren ist auch, was man unternimmt, wenn die Rechte von Dritten durch den Lizenzgegenstand verletzt werden. Dies ist zwar bei Patenten-, Marken- und Design nicht zu erwarten, weil man das vor der Eintragung abkl├Ąrt. Hingegen ist es bei urheberrechtlich gesch├╝tzten Werken m├Âglich, dass jemand schon vorher dieselbe Idee hatte und man das nicht wusste. In solchen F├Ąllen sind Verhandlungen mit dem Betreffenden zu empfehlen. Vielleicht ergibt sich eine Win-win-Situation. Wichtig ist, dass man in einem Lizenzvertrag keine einseitige Schadloshaltung unterschreibt.

Aufl├Âsung von einem Lizenzvertrag

Es ist sinnvoll, bei einem Lizenzvertrag eine K├╝ndigungsfrist zu vereinbaren. Diese sollte lang genug sein, dass sich beide Partner auf die Vertragsaufl├Âsung vorbereiten k├Ânnen.

Eine andere M├Âglichkeit ist ein befristeter Lizenzvertrag, den die Parteien nach Ablauf der Frist in einen k├╝ndbaren Vertrag umwandeln k├Ânnen. Dabei ist die Frist so zu bemessen, dass die Parteien nicht dann noch verpflichtet sind, wenn das Produkt veraltet ist. Wie lange ein Produkt verkauft werden kann, h├Ąngt nat├╝rlich von den Verh├Ąltnissen ab. Sinnvoll ist die M├Âglichkeit der K├╝ndigung aus wichtigen Gr├╝nden, wozu vor allem Vertragsbruch z├Ąhlt. F├╝r den Fall ist abzumachen, wie lange man noch die Geb├╝hren zahlen muss und dass Schadenersatzforderungen vorbehalten sind.

Allgemeine Bestimmungen beim Lizenzvertrag

Zu den allgemeinen Bestimmungen geh├Âren folgende Klauseln:

  • Wahl des Rechtes und des Gerichtsstandes
  • Bestimmung dass der Parteiwille gilt, wenn Teile von einem Lizenzvertrag nicht oder nicht mehr dem geltenden Recht entsprechen.
  • Mediationsklausel: Es ist sinnvoll, bei Konflikten einen Mediator einzuschalten und sich dazu zu verpflichten. Meistens wird der Mediator von beiden Parteien gleichm├Ąssig bezahlt.
  • Schiedsgericht: Schiedsgerichte k├Ânnen sehr teuer werden. Darum ist eine Schiedsgerichtsklausel mit Vorsicht zu pr├╝fen.

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