Immaterialgüterrecht: Geistiges Eigentum international schützen
Jonas Lenz
Als Schweizer und Europäischer Patentanwalt unterstützt Jonas Lenz seine Mandanten bei der Umsetzung und dem strategischen Einsatz von Immaterialgüterrechten. Er ist Geschäftsführer und Mitinhaber der Kanzlei Zander & Lenz in Luzern. www.zanderlenz.ch
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Immaterialgüterrecht: Welche international gültigen Rechtsgrundsätze schützen geistiges Eigentum?
Zwar gibt es bisher keine international gültigen gewerblichen Schutzrechte, aber zahlreiche internationale Abkommen, die bestimmte Aspekte des Schutzes von geistigem Eigentum für alle Vertragsstaaten verbindlich regeln.
Prioritätsrecht
Ein sehr wichtiger Aspekt für das Immaterialgüterrecht ist das Prioritätsrecht, welches durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) in derzeit 179 Vertragsstaaten einheitlich geregelt ist. Wird ein Schutzrecht in einem dieser Vertragsstaaten angemeldet, so kann das Schutzbegehren innerhalb der sogenannten Prioritätsfrist auf weitere Vertragsstaaten ausgedehnt werden, indem dort eine entsprechende Schutzrechtsanmeldung eingereicht und die Priorität der ersten Anmeldung beansprucht wird. Für Patente beträgt die Prioritätsfrist zwölf Monate, für Marken und Designs dagegen nur sechs Monate ab dem Anmeldetag der ersten Anmeldung.
Die Priorität ist insbesondere im Patentrecht von entscheidender Bedeutung. Eine Erfindung muss unter anderem neu sein, damit sie patentfähig ist. Dabei zählt alles, was nach dem Anmeldetag weltweit in irgendeiner Form irgendwo veröffentlicht wurde, zum Stand der Technik und kann der Patentanmeldung «neuheitsschädlich» entgegenstehen. Ohne Prioritätsrecht müssten daher sämtliche Patentanmeldungen für eine Erfindung in allen relevanten Ländern nahezu zeitgleich eingereicht werden, damit eigene Veröffentlichungen nach der ersten Patentanmeldung die Neuheit von späteren Patentanmeldungen im Ausland nicht zerstören. Wird hingegen die Priorität der ersten Anmeldung beansprucht, so zählen Veröffentlichungen nach dem Anmeldetag der ersten Patentanmeldung, dem sogenannten Prioritätsdatum, für spätere Patentanmeldungen nicht zum Stand der Technik. Ähnliche Überlegungen gelten auch für Designs, welche ebenfalls neu sein müssen, um geschützt werden zu können.
Im Unterschied zu Patenten und Designs müssen Marken dagegen nicht absolut neu sein, um eingetragen werden zu können. Im Markenrecht ist die Priorität daher in erster Linie im Konfliktfall von Bedeutung. Kommt es zwischen zwei identischen oder ähnlichen Marken für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen zum Konflikt, so setzt sich in der Regel die «prioritätsältere» Marke durch. Hierdurch wird verhindert, dass neue Marken durch Trittbrettfahrer in anderen Ländern angemeldet werden können, bevor der eigentliche Markeninhaber die Gelegenheit dazu hatte.
Praxistipp
Nationale Schutzrechtsanmeldungen sollten frühzeitig eingereicht werden. Innerhalb der Prioritätsfrist kann dann die Strategie für Nachanmeldungen im Ausland definiert werden.
Seminar-Empfehlungen
Patent Cooperation Treaty (PCT)
Ein wichtiges internationales Schutzrechtsabkommen im Patentrecht ist der Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT, «Patent Cooperation Treaty»). Der PCT hat derzeit 158 Mitgliedstaaten. Mit einer einzigen Patentanmeldung über den PCT wird eine Option für späteren Patentschutz in allen Mitgliedstaaten erworben. Es handelt sich jedoch nur um ein zentrales Anmeldeverfahren, ein internationales Patent gibt es nicht. Zweieinhalb Jahre nach dem Anmelde- oder Prioritätsdatum muss dann entschieden werden, in welche Länder oder Regionen die PCT-Patentanmeldung übergeleitet werden soll. Die Überleitungen werden in den einzelnen Ländern oder Regionen dann wie nationale bzw. regionale Patentanmeldungen unabhängig voneinander geprüft. Die allerwenigsten PCT-Anmeldungen werden jedoch tatsächlich in alle 158 Vertragsstaaten übergeleitet, da dies mit sehr hohen Kosten verbunden und meistens auch gar nicht nötig ist.
Praxistipp
Mit einer PCT-Patentanmeldung können die endgültige Länderwahl für einen Patentschutz und ein Grossteil der damit verbundenen Kosten um bis zu zweieinhalb Jahre in die Zukunft verschoben werden.
Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)
Neben dem PCT ist das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ein sehr bedeutendes multinationales Abkommen im Patentwesen. Zu den Mitgliedern des EPÜ zählen neben allen EU-Staaten auch Nicht-EU-Staaten wie zum Beispiel die Schweiz, Grossbritannien oder die Türkei. Insgesamt hat das EPÜ derzeit 39 Mitgliedstaaten. Zusätzlich gibt es derzeit sechs sogenannte Erstreckungs- und Validierungsstaaten, in welchen über eine Europäische Patentanmeldung ebenfalls Patentschutz erlangt werden kann. Das EPÜ bietet ein zentrales Anmelde- und Prüfungsverfahren. Nach der Patenterteilung muss entschieden werden, in welchen Ländern das Patent validiert werden und seine Wirkung entfalten soll. Neben der Validierung in einzelnen Mitgliedstaaten ist es seit Sommer 2023 auch möglich, ein sogenanntes Einheitspatent für derzeit 18 teilnehmende EU-Staaten zu erlangen. Staaten, die zwar Teil des EPÜ, aber nicht des Einheitspatentsystems sind, wie die Schweiz, müssen weiterhin separat validiert werden. Auch Mitgliedstaaten des Einheitspatentsystems können anstelle eines Einheitspatents weiterhin einzeln validiert werden.
Madrider Markenabkommen (MMA)
Auch im Markenrecht gibt es mit dem Madrider Markenabkommen (MMA) ein sehr wichtiges internationales Abkommen, über welches derzeit Markenschutz in 135 Ländern angestrebt werden kann. Hierfür ist zunächst eine nationale Marke, die sogenannte Basismarke, oder zumindest eine nationale Markenanmeldung nötig. Anschliessend muss über das nationale Markenamt, hier in der Schweiz das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), ein Antrag auf internationale Registrierung gestellt und die Länder benannt werden, in die sich der Markenschutz erstrecken soll. Der Antrag wird anschliessend durch das nationale Markenamt an die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) übermittelt, welche die Markenanmeldung wiederum an die benannten nationalen Markenämter weiterleitet. Sofern durch die nationalen Markenämter keine Schutzhindernisse festgestellt werden, geniesst die internationale Markenregistrierung in den Erstreckungsländern sodann den gleichen Schutz wie eine nationale Marke. Zu beachten ist, dass die internationale Markenregistrierung innerhalb der ersten fünf Jahre an die Basismarke gebunden ist. Erlischt die Basismarke in diesem Zeitraum, beispielsweise durch einen erfolgreichen Widerspruch eines Inhabers einer älteren identischen oder ähnlichen Marke, verliert auch die internationale Markenregistrierung ihre Gültigkeit.
Die Unionsmarke
Mit der Anmeldung einer Unionsmarke kann gleichzeitig Markenschutz in allen Ländern der EU erreicht werden. Eine Unionsmarke kann entweder durch internationale Registrierung mit Benennung der EU oder direkt beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angemeldet werden, wobei für Schweizer Unternehmen ohne Sitz in einem EU-Land jedoch zwingend ein vor dem EUIPO zugelassener Vertreter mit Sitz in einem EU-Staat benötigt wird.
Praxistipp
Im Vergleich zur internationalen Registrierung mit Benennung der EU ist eine direkte Anmeldung einer Unionsmarke bei der EUIPO in Bezug auf die Amtsgebühren günstiger, und die Eintragung geht in der Regel auch deutlich schneller.
Mit dem Haager Musterabkommen (HMA) gibt es auch für Designs ein bedeutsames internationales Abkommen, über welches in derzeit 99 Ländern Designschutz erlangt werden kann. Wie der PCT und das MMA wird auch das HMA durch die WIPO verwaltet. Im Unterschied zum MMA ist für die Hinterlegung einer internationalen Designanmeldung jedoch kein nationales Basisdesign erforderlich. Die internationale Designanmeldung wird zunächst durch die WIPO formal geprüft und anschliessend in das internationale Register eingetragen. Danach prüfen die benannten Staaten die Designanmeldung auf die jeweiligen nationalen Schutzrechtsvoraussetzungen. Entspricht das Design diesen Voraussetzungen, so hat die internationale Registrierung den gleichen rechtlichen Effekt wie ein nationales bzw. regionales Design.
Ein Beispiel für regionalen Designschutz ist das Unionsdesign, welches in allen EU-Ländern gültig ist. Analog zur Unionsmarke kann es entweder direkt beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angemeldet werden, oder die EU kann bei einer internationalen Anmeldung über das HMA als Region benannt werden.
Praxistipp
Eine direkte Anmeldung eines Unionsdesigns bei der EUIPO ist in Bezug auf die Amtsgebühren ebenfalls deutlich günstiger, und die Eintragung geht in der Regel ebenfalls schneller als eine internationale Designanmeldung mit Benennung der EU.
Fazit Immaterialgüterrecht
Trotz zahlreicher internationaler Abkommen im Immaterialgüterrecht ist ein weltweiter Schutz von geistigem Eigentum bislang kaum möglich. Zudem steigen die Kosten mit der Anzahl der Länder, in denen Schutz begehrt wird. Die richtige Länderwahl für Schutzrechtsanmeldungen ist daher von entscheidender Bedeutung.
Welche Kriterien können bei der Länderauswahl herangezogen werden?
Grundsätzlich sollten Unternehmen ihr geistiges Eigentum in den eigenen wichtigen Zielmärkten schützen. Zudem kann es sinnvoll sein, auch andere Länder zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere die Produktionsstandorte von wichtigen Konkurrenten. Auch in Ländern mit hohen Markteintrittsbarrieren können Schutzrechte eine sinnvolle Option sein. Will ein Unternehmen einen bestimmten Markt, beispielsweise aufgrund von grossen Entfernungen, Haftungsrisiken oder Zöllen, nicht selbst bedienen, kann es trotzdem sinnvoll sein, dort Schutzrechte zu halten, diese an Partner vor Ort zu lizensieren und so Einnahmen zu generieren.
Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Länderwahl ist ein Mindestmass an Rechtssicherheit in den entsprechenden Ländern, denn gewerbliche Schutzrechte nützen wenig, wenn sie vor Ort letztlich nicht oder nur mit erheblichem Aufwand durchgesetzt werden können. Von Anmeldungen in sehr exotischen Ländern ist daher in der Regel abzuraten.
Schliesslich ist auch ein aktives Portfolio- Management ein entscheidender Baustein einer internationalen Schutzrechtsstrategie. Es sollte regelmässig überprüft werden, ob bestehende Schutzrechte noch mit aktuellen Geschäftsstrategien übereinstimmen, oder fallen gelassen werden können, um Kosten zu sparen.
